La ley Corta de Propiedad Industrial nº 21.355 pone fin a una anomalía jurídica en Chile en el derecho de marcas. Mientras que la tendencia mundial era de exigir una obligación de uso de la marca, todo ello en un plazo razonable, en Chile, la ley no exigía dicha obligación al considerar que iría en contra del derecho de propiedad consagrado en la Constitución Política.
La ausencia de obligación de uso suponía que una marca registrada podría impedir el registro de una nueva solicitud de marca aun cuando la marca anterior no estaba siendo usada por más de 5 años (plazo generalmente aceptado por la mayoría de las legislaciones extranjeras). Es más, en el sector farmacéutico y de la cosmética, por ejemplo, es una práctica habitual, de los departamentos de marketing, registrar numerosas marcas. De esa manera, se crean marcas defensivas que resultan ser finalmente monopolios artificiales y un entorpecimiento a los principios de la competencia mercantil.
La ley indica lo siguiente en su artículo 27 bis A:
Procederá la declaración de caducidad total o parcial de un registro de marca si concurre alguna de las siguientes circunstancias:
a) Si transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, por el titular o por un tercero con su consentimiento, para distinguir uno o más de los productos y/o servicios para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo.
Con la introducción de la obligación de uso de la marca, la ley otorga a su titular un monopolio absoluto y temporal sobre su registro. Pasado los 5 años, la marca queda abierta a posibles juicios de cancelación por falta de uso. De esa forma, se evita que el titular de una marca abuse de su monopolio aun cuando no está usando realmente la marca en el mercado.
Esta nueva herramienta es de especial interés en los supuestos de observaciones de fondo y de oposiciones donde se basan en un registro anterior de más de 5 años. El solicitante puede así iniciar un juicio de cancelación de marca por falta de uso, donde el titular de la marca impugnada tendrá que demostrar el uso real y efectivo del signo en el mercado nacional de Chile (el uso fuera del país no constituye un uso fehaciente). En ningún caso, la regla de los 5 años supone una caducidad automática de la marca, no es INAPI quien de oficio cancela las marcas. Esto es el resultado de un juicio de cancelación iniciado por un tercero que detiene un interés legítimo, donde el titular de la marca soporta la carga de la prueba.
Otra consecuencia de la obligación de uso de las marcas y de la eventualidad de un juicio de cancelación, es que las empresas deben tener al día sus registros marcarios. Es imprescindible una revisión de las carteras de marcas para determinar si hay una adecuación entre los registros de marcas y los manuales de identidad corporativa que indican como se usan efectivamente las marcas en el mercado interno. De lo contrario, es necesario registrar aquellas marcas tal cuales las estamos usando en el mercado.
Por el momento, solo queda por esperar hasta el 2027 para los primeros juicios de nulidad por falta de uso y que la Autoridad emita unas directrices sobre los criterios de uso de marca para fortalecer esta nueva herramienta. La experiencia europea de más de 25 años en la materia es más que relevante y deberá ser una orientación interesante a tener en cuenta.
