BUSQUEDA DE ANTERIORIDADES DE MARCA

BUSQUEDA DE ANTERIORIDADES DE MARCA

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Por Rodrigo Sammut

La solicitud de una marca conlleva el riesgo intrínseco de su rechazo por motivos absolutos (marca descriptiva, carente de distintividad, en contra del orden público) o por motivos relativos (existencia de derechos anteriores preferentes que son idénticos o similares). Esta incertidumbre pone en riesgo la consolidación de una marca en el mercado y la inversión en marketing y publicidad necesaria para el lanzamiento de un nuevo producto o servicio.

Por ello, es indispensable realizar una búsqueda previa para analizar la registrabilidad de la marca deseada ya que en la mayoría de los países, incluido Chile, se sigue el principio del “first to file” (derecho preferente para quien primero solicita la marca), a diferencia del derecho de common law o anglosajón y del «first to use» (derecho a partir de la fecha de primer uso de la marca). Por lo tanto, el registro de marca otorga un derecho de uso exclusivo y excluyente de un signo, para determinados productos y servicios, frente a terceros que no podrán usarlo, salvo con el consentimiento del titular de la marca.

El análisis previo debe tener en cuenta la marca ideada y los productos y servicios de real interés.

El primer paso será investigar si la marca es descriptiva de los productos y servicios o de su calidad, origen por ejemplo. Si lo fuese, la marca será rechazada. Este análisis se realiza caso a caso, teniendo en cuenta los productos y servicios para los cuales la marca se usara. Por lo tanto, es importante decantarse por marcas distintivas para aumentar las posibilidades de registro.

El segundo paso consiste en indagar cuales son los signos ya solicitados y/o registrados que sean idénticos o similares a la marca que nosotros queremos registrar. Este análisis de conjunto tomara en cuenta el principio de especialidad, es decir que una misma marca puede coexistir para diferentes productos y servicios, siempre y cuando estos productos y servicios no sean idénticos o similares. Por esta razón, coexisten, en Chile, las marcas CONO SUR, de diferentes titulares, para vinos (clase 33) y para servicios de seguros (clase 36), sin que exista un riesgo de confusión en la mente del consumidor.

Por todo ello, para minimizar el riesgo de denegación del registro de una marca, es conveniente realizar este análisis junto con sus abogados de propiedad industrial.

Para mayor información, contáctenos en el siguiente email: info@andesip.com